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Decadenza del Marchio

 

registrazione-marchioEstratto dal Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (in Gazz. Uff., 29 agosto, n. 203). - Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati

 

Articolo 41

1. Il marchio d'impresa decade nei casi seguenti:

a) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio;

b) se il marchio diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

c) se il marchio sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 38, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.

 

Articolo 42

1. Il marchio decade altresì se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda principale o riconvenzionale di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.

 

Articolo 43

1. Il marchio decade altresì per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 40, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.

 

Articolo 47

1. Il marchio è nullo salvo il disposto dell'articolo seguente:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'art. 16 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 17;

b) se è in contrasto col disposto degli articoli 18 e 22, comma 2;

c) se è in contrasto con il disposto dell'art. 21;

d) nel caso dell'art. 25, comma 3, lettera b) (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 42, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.

 

Articolo 47/bis

1. In deroga all'art. 47, comma 1, lettere a) e b), in relazione agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b), il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 43, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.

 

Articolo 47/ter

1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 44, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.

 

Articolo 48

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), g) e h), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso (1).

2. La preclusione all'azione di nullità di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.

3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'art. 18, comma 1, lettera f), e dell'art. 21 (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 45, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.

 

fonte Camera di Commercio di Milano

 

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